#12 Merkenrecht, hoe zit dat?

De commerciële en strategische voordelen van het bezit van een sterke merknaam zullen duidelijk zijn.

Alleen hoe zit dat juridisch? Het merkenrecht is lastige en soms wat wollige materie, maar om een betere keuze voor uw nieuwe merknaam te maken, is het goed er vooraf enige kennis van te nemen. In dit artikel leggen wij u de basis van het merkenrecht uit. 

Wat is een merkrecht? 

Een merkrecht is een alleenrecht op gebruik van een merk. Als merkhouder kunt u dan optreden tegen gelijke en gelijkende merken in de door u vastgelegde gebieden en merk klassen. Het maakt ook verkoop of het in licentie geven van uw merk mogelijk. Kortom, zeer waardevol.

Een merkrecht ontstaat alleen als u uw merk deponeert en ook werkelijk wordt geregistreerd. Aan merkregistratie worden voorwaarden gesteld en geldt daarbij alleen voor de classificatie en het gebied waarin u het merk deponeert.

Ook als een merk de registratieprocedure doorloopt is er onderscheid te maken in juridisch zwakke en sterke merken. Natuurlijk zijn er voldoende merkenrechtelijke experts om u hierbij te helpen, maar u maakt natuurlijk zelf de keuze voor het uiteindelijk te registreren merk.

Wij gaan hieronder nader op alle begrippen in.

Wat is een merk?

Juridisch gezien is een merk een teken om producten en diensten van een onderneming te onderscheiden. In de praktijk zijn het vooral twee onderdelen die van een merk beschermd worden: woordmerken en beeldmerken.

Woordmerk

Een woordmerk is een onderscheidende naam, waaronder een product of dienst op de markt is. Bijvoorbeeld Nike voor sportartikelen.

Beeldmerk

Een beeldmerk kan in twee soorten worden vastgelegd:

1. Een logo of etiket dat uitsluitend uit een beeldelement bestaat, zoals de ‘swoosh’ van Nike.

2. Een beeldmerk met woordelementen, zoals de letters en schrijfwijze van Coca-Cola. Registratie biedt bescherming voor het teken als geheel.

Let op: alleen een beeldmerkregistratie is dus geen merkrecht op het woord in het beeldmerk.

Andere soorten merkregistratie: Onder bepaalde strikte voorwaarden kan ook de vorm van producten of zelfs een kleur of klank als merk vastgelegd worden. Dat laten wij hier buiten beschouwing. Zie het BOIP voor nadere uitleg.

Bij elke vorm van merkbescherming, staat centraal dat dit teken in staat moet zijn om een product of dienst te onderscheiden van soortgelijke producten en diensten.

‘Een merk moet onderscheidend vermogen hebben. Het publiek moet het teken als een merk kunnen herkennen.’

De meest gebruikte bescherming is in de praktijk een woordmerk; het vastleggen van uw merknaam. Het is immers het meest dominante onderdeel van een merk.  Daarbij zal uw merk in het internettijdperk van nu veelal alleen in tekst te zien en te vinden zijn.

Wat is een merkhouder?

De merkhouder is diegene die het merkrecht bezit en daarmee anderen kan verbieden om bepaalde commerciële activiteiten met zijn merk, of een merk dat er veel op lijkt, uit te voeren. Zoals het gebruik van het merk in een domeinnaam, Adwords of in advertenties.

Hoe krijgt u merkrecht?

Het merkrecht krijgt u als u als eerste het merk registreert. U kunt een merk deponeren bij de officiële nationale merkenbureaus, bij het Europese of internationale bureau. Het merkenbureau stelt daarna een onderzoek in enregistreert het merk als deze aan de gestelde eisen voldoet. Als u een merk gebruikt, maar niet inschrijft, mag ook een ander het merk gebruiken.

Afhankelijk van in hoeveel landen u het merk op de markt wilt brengen kunt u kiezen uit vier registraties:

1. Een Beneluxmerk;

2. Een gemeenschapsmerk voor de Europese Unie;

3. Een internationale inschrijving voor de landen die lid zijn van de zogenoemde Overeenkomst van Madrid.

4. Daarbuiten: per land afzonderlijk.

Benelux merk

De Benelux landen hebben samen één registratiesysteem bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom. Er is dus geen aparte inschrijving voor een Nederlands merk mogelijk. En zo kan het zijn dat ook Belgische merken bezwaar maken tegen uw merkdepot en visa versa.

Het merkenrecht wordt geregeld door het Beneluxverdrag inzake de intellectuele eigendom. Let op, deze hanteert andere voorwaarden en rechten dan de handelsnaamwet.

Voorwaarden 

Als u een merk deponeert, bent u nog niet zeker dat u echt een merkrecht hebt. Aan merken worden eisen gesteld. Verschillende partijen kunnen op verschillende momenten uw merkrecht tegenhouden, of zelfs uw merkdepot achteraf terugdraaien, omdat het niet aan een bepaalde eis voldoet.

Samengevat de eisen die aan merken gesteld worden voor bescherming door het merkenrecht:

• Een merk moet onderscheidend vermogen hebben.

• Een merk mag niet misleidend zijn voor het publiek.

• Een merk mag niet in strijd zijn met de openbare orde of goede zeden.

• In een merk mogen – zonder toestemming – geen nationale vlaggen of wapens of andere officiële emblemen voorkomen.

• Een merk mag niet overeenstemmen met een merk dat eerder gedeponeerd is.

• Een merk mag geen verwarring scheppen met een algemeen bekend merk.

• Een merk mag niet overeenstemmen met een individueel of collectief merk dat kort geleden vervallen is.

• Een merk mag niet te kwader trouw gedeponeerd worden.

• Een merkenrecht vervalt na 10 jaar, behalve als de inschrijving voor die tijd vernieuwd wordt.

• De merkhouder kan de inschrijving van een merk zelf ook doorhalen en dan vervalt het merkrecht ook.

• Als een merk een soortnaam wordt, wordt het vervallen verklaard.

• Als een merk vijf jaar lang niet gebruikt wordt, wordt het vervallen verklaard.

• Als het merk door de manier waarop het is gebruikt misleidend wordt, wordt het vervallen verklaard.

Het gaat hier over de eisen voor het Beneluxmerk. De eisen aan het gemeenschapsmerk (EU-merk) komen globaal overeen met die voor het Beneluxmerk, maar de details kunnen verschillen. De regels in andere landen kunnen anders zijn, dus houdt dat in de gaten als u een internationale inschrijving wenst.

Onderscheidend vermogen

De belangrijkste eis om een merkrecht te krijgen is dat het merk onderscheidend vermogen moet hebben. Welk onderscheidingsteken u ook gebruikt, het moet geschikt zijn om aan te geven dat uw product van een andere onderneming afkomstig is dan al die producten van uw concurrenten. 

Als een teken geen enkele onderscheidende kracht heeft, kunt u er geen merkrecht op hebben. Het gaat erom of de doelgroep ook inderdaad begrijpt dat het teken als merk gebruikt wordt. Het zal niet zo zijn bij een term die heel gangbaar is voor het soort product waar het om gaat.

Om een voorbeeld te geven: het woord ‘cola’ zal niet geschikt zijn als merk voor frisdrank, want alle cola’s zullen dat woord in hun naam hebben. Het publiek zal dat ene losstaande woord dus niet als merk herkennen.

Bovendien zou het niet goed zijn als een bedrijf zo’n algemeen woord alleen voor zichzelf zou kunnen claimen, want dan zouden alle andere fabrikanten niet meer kunnen aangeven wat voor product ze willen verkopen. 

Kortom, als u een beschermd merk wilt hebben, zult u dus met een uniek woord in uw branche moeten komen. Beschrijvende woorden die refereren aan ‘wat’ het is kunnen geen merknaam zijn. Zo kan fietsenfabriek voor een onderneming in fietsen geen merknaam zijn.

In tegenstelling tot merknamen, mogen handelsnamen wel beschrijvend zijn, maar deze genieten dan ook zeer geringe en slechts lokale bescherming van uw naam. Er is dan geen sprake van een merknaam of merkrecht. Voor ondernemingen en producten en diensten die nationaal of internationaal aangeboden worden geeft dus alleen een merknaam volledige bescherming op de naam.   

Hieronder meer verschillende soorten tekens zonder onderscheidend vermogen, waarbij het geen merk is:

• Tekens die alleen het type product of dienst beschrijven, of alleen een eigenschap van het product of de dienst.

• Soortnamen.

• Tekens die zo vaak voorkomen of zo gebruikelijk zijn voor het soort product of dienst, dat het publiek ze niet als merk herkent.

• Tekens die te simpel zijn om producten of diensten uit elkaar te houden.

• Tekens die te ingewikkeld zijn om te onthouden.

Voorbeelden

Te weinig onderscheidende tekens kunnen geen merk zijn, zoals bijvoorbeeld:    

Puur beschrijvende tekens: smeerkaas, schenkstroop, ‘travel services’ voor een reisbureau, ‘Datinglijn’ voor een telefonische contact service, ‘Bakken & Braden’ voor bakboter. 

Zo is ongeschikt en afgewezen als merk: ‘Taalkalender’ voor een scheurkalender met teksten over taal, ‘Doublemint’ voor kauwgom met pepermuntsmaak en ‘Biomild’ voor een mild ‘natuurlijk’ zuiveldrankje.

Ook te beschrijvend zijn algemene aanprijzingen als ‘Funfood’ of ‘Goed Witgoed’ en soortnamen: zoals het woord ‘Apple’ voor appels en appelsap of een appelkweker (voor computers kan het weer wel omdat het daar duidelijk niets mee te maken heeft en zal dus als merknaam herkent kunnen worden).

Bij beeldmerken worden te vaak voorkomende tekens geweigerd: een zon of een wereldbol zullen zonder ‘iets extra’s’ te weinig zeggingskracht hebben. 

Te simpele tekens: de voorvoegsels ‘Super’, ‘Mega’, ‘Euro’, ‘Fris’, ‘Fun’, ‘Flex’, ‘Bio’ of ‘Medi’ en de achtervoegsels ‘lex’ of ‘plex’ zeggen op zichzelf te weinig om een merknaam te kunnen zijn.

Ook te ingewikkelde tekens, als bijvoorbeeld een lange niet onderscheidende slogan of naam worden niet ingeschreven als merk. 

Bij combinaties van woorden moet u kijken naar het onderscheidende vermogen van het nieuwe, samengestelde woord. Woorden als MegaBike of Biokoffie hebben niet genoeg onderscheidend vermogen. Maar soms kunnen twee beschrijvende termen samen een verrassende combinatie vormen, die weer geschikt als merk is. Zoals Facebook of AirBnB dat is. 

Uiteraard zijn er twijfelgevallen, waar u pas echt zekerheid over het hebt als de (hoogste) rechter besloten heeft. We zullen de erg ingewikkelde discussie maar overslaan en het houden bij de eenvoudige voorbeelden.

Kort door de bocht, hoe abstracter en onderscheidender de merknaam is, hoe sterker deze juridisch staat. Niet voor niets zijn er merknamen zonder directe betekenis als Ziggo, Zalando of Unox om maximaal een merkrecht in een breed scala aan diensten of producten te claimen.

‘Een merknaam is per definitie uniek en zal dus, om bescherming te kunnen genieten, niet beschrijvend kunnen zijn. En dat hoeft ook niet, de merknaam verschijnt namelijk eigenlijk nooit zonder context. Het zorgt dat het publiek het bedrijf, product of dienst als merk kan identificeren en zo weet met wie men zaken doet of zekerheid wat men koopt. Het bewaakt veelal de kwaliteit en de verwachtingen die een consument aan een merk koppelt. Echter het is mogelijk dat identieke merknamen naast elkaar bestaan zolang deze geen verwarring geven in hetgeen dat ze bieden. Dit door merk classificatie.’

Classificatie voor merken? 

Alle merken worden ingedeeld in 45 klassen via een internationaal erkende classificatie. Het is niet zo dat een merk, als het eenmaal is geregistreerd, geldig is voor alle waren en diensten die er bestaan. Op het moment van de aanvraag dient te worden aangegeven voor welke waren en diensten men een merk wil vastleggen.

In theorie is het wel mogelijk om alle 45 klassen aan te vragen, maar hier staan hoge kosten tegenover en merkenrechtelijk nooit handig. Voor het basistarief van merkregistratie mogen standaard 3 klassen worden aangewezen. Het achteraf uitbreiden van de classificatie van een reeds geregistreerd merk is niet mogelijk. Vaak is dan een vernieuwde registratie de oplossing, omdat u zelf natuurlijk geen bezwaar zal maken tegen een eerdere, eigen ingediende merkregistratie.

Dus heel veel merk klassen vastleggen? Nee, u zal ook in een claim naar een partij die uw merk schendt het daadwerkelijke gebruik en commerciële activiteit grondig moeten kunnen aantonen. Kies daarom de klassen waarin u ook daadwerkelijk actief zal zijn om deze rechten op te kunnen eisen. Te breed zal u ook minder sterk doen staan in de classificatie waar u wel actief bent.

Daarbij zal het eerder bezwaren oproepen van soortgelijke al geregistreerde merknamen. Iets wat de kans op ook een commercieel aantrekkelijke merknaam vele malen kleiner maakt. Want in de Benelux alleen al, dient u al rekening te houden met ruim 1 miljoen merkregistraties waar uw merk niet op mag lijken. Zie de uitgebreide uitleg merk klassen in de Classificatie van Nice.

Door middel van het classificatiesysteem kunnen dus ook identieke merknamen voor meerdere zaken gebruikt worden. Zo kunnen Jumbo supermarkten en Jumbo spellen of Ajax schoonmaakmiddel en Ajax de voetbalclub als merknamen naast elkaar bestaan. Er is duidelijk geen sprake van verwarring.

Hierbij de kanttekening dat algemeen bekende nationale of internationale merken extra merkbescherming genieten. Dit om te voorkomen dat daar misbruik van gemaakt wordt doordat opportunisten hier anders een graantje van willen meepikken. Zo zal u geen Nike als merk voor keukenapparatuur kunnen vastleggen en ook geen fietsenmerk onder kunnen uitbrengen.

U bent als minder bekend merk alleen beschermd binnen de classificatie en het gebied waarin u het merk heeft vastgelegd. Dit om zo te zorgen dat er wereldwijd voldoende ruimte voor merknamen beschikbaar blijft.   

Het is altijd aan te raden uw merk door een particulier merkenbureau te laten registreren, dat geeft zekerheid.

Inburgering

De bekendheid van een merk kan het onderscheidend vermogen vergroten. Dat heet inburgering. Daardoor kan zelfs een teken dat van zichzelf geen onderscheidend vermogen heeft, dat op den duur tóch krijgen. Als zo’n teken lange tijd met veel nadruk gebruikt is, kan het alsnog geschikt worden als merk. Denk aan bekende merken als Volkswagen of Algemeen Dagblad.

Om na te gaan of een merk bij het publiek is ingeburgerd, wordt er vaak onafhankelijk marktonderzoek gedaan naar de bekendheid van het merk bij de doelgroep. Het blijft een onzeker en subjectief proces en zal alleen opgaan als u jarenlang in de merkregio intensief en nationaal reclame heeft gemaakt.

Wat meetelt is onder andere hoe lang het merk al gebruikt wordt, het marktaandeel en hoeveel reclame ervoor gemaakt wordt, zodat het door het publiek als merk herkent en erkent wordt. Een enorm kostbare optie, en sterk af te raden om erop te gokken dat dit uiteindelijk zal gebeuren. 

Niet misleidend

Merken mogen niet misleidend zijn. Dat zijn ze wel als ze het publiek een verkeerd beeld geven van het product of de dienst. Zo mag u zich in uw merknaam niet suggestief  of anders voordoen dan u bent.

Overeenstemming met eerder gedeponeerd merk

Een eerder gedeponeerd merk staat hoger in de rangorde dan een later gedeponeerd merk dat daarop lijkt. Dat betekent dat de eerste merkhouder kan optreden tegen de tweede. Ook bij gelijkklinkende merken, waarbij het idee wordt gewekt dat het van een ander merk afkomstig is. De iCom computerdiensten zullen tot een geding leiden en AH postservice ook. 

Niet te kwader trouw deponeren

Een merk te kwader trouw deponeren wil zeggen, dat je weet dat iemand anders dat merk al gebruikt en dat je het toch deponeert.

Iemand die te kwader trouw deponeert, probeert te blokkeren dat de eerste gebruiker met zijn merkgebruik door kan gaan. Bijvoorbeeld om het merk daarna voor een leuk bedrag aan diezelfde gebruiker te verkopen. Op zo’n manier even snel profiteren van andermans naamsbekendheid wordt gezien als misbruik van de merkregistratie. In de Benelux Merkenwet staat een voorbeeld van deponeren te kwader trouw:

• Dat u een merk deponeert….

• …terwijl u weet of had moeten weten…

• …dat iemand in de laatste drie jaar…

• …te goeder trouw…

• …dat merk, of een daarop lijkend merk…

• …gebruikt heeft.

De gebruiker van het merk kan de nietigheid van de inschrijving inroepen bij de rechter. Hij kan het merk dan weer gebruiken, maar zolang hij het zelf niet deponeert, mag de rest van de wereld dat ook. Dit is trouwens een van de weinige situaties waarin de eerste gebruiker van een merk, die het merk niet gedeponeerd heeft, tóch beschermd wordt. Meestal heb je zonder inschrijving geen poot om op te staan.

Er zijn wel meer voorbeelden te bedenken van ‘kwade trouw’ bij het deponeren van een merk. Bijvoorbeeld als je een merk deponeert waarvan je weet dat het al door een ander gebruikt wordt als handelsnaam.

Merknaam mag geen soortnaam worden

Als u merknaam zó bekend wordt dat het publiek het gaat gebruiken voor alle producten van die soort, is dat een compliment, zou je denken. Toch is het voor je merk niet gunstig. Want als een merknaam een soortnaam wordt, verliest de naam onderscheidend vermogen. De merknaam is immers niet langer geschikt om jouw producten te onderscheiden van de producten van concurrenten. Daarom staat in de wet dat het merkrecht vervallen verklaard kan worden, als het merk een gebruikelijke benaming wordt en dat te wijten is aan de merkhouder.

Als merkhouder moet u dus blijven benadrukken dat het om jouw merknaam gaat. Dat betekent: optreden tegen fabrikanten en verkopers die uw merk als soortnaam gebruiken en in de reclame onderstrepen dat het woord uw merk is. Merkhouders die niet stil blijven zitten, behouden hun merkrecht. Er zijn merk bewakingsdiensten van merkenbureaus die dat voor u in de gaten kunnen houden.  

Tip! Als u de eerste bent met een nieuw product of dienst, bedenk dan naast een merknaam tevens een soortnaam, die de concurrent ook kan gebruiken. Dan verwatert uw merk niet.

Merk moet gebruikt worden

Als van een merk vijf jaar achter elkaar geen normaal gebruik wordt gemaakt, dan kan het vervallen verklaard worden. ‘Normaal gebruik’ wil zeggen dat het merk echt gebruikt wordt om diensten of producten te verkopen. Dus niet dat u het merk alleen af en toe gebruikt om het maar in stand te houden. Een website in de taal van het land alleen zal daarbij vaak niet voldoende zijn. 

Merkenrecht in de praktijk

Sterke en zwakke merken

Merken kunnen een grote waarde hebben. Voor veel ondernemingen zijn merken onmisbaar om hun producten of diensten aan de man te brengen. Bedrijven investeren daarom veel in hun merken, onder andere via reclame. Voor consumenten kan een merk een indicatie zijn van de kwaliteit of andere eigenschappen van een product. Sommige merken kunnen de consument ook een soort prestige geven.

Zoals al vermeld, de wet geeft bekende merken meer bescherming. Er zijn immers altijd wel lieden die een graantje mee willen pikken van de bekendheid van zo’n merk.

Merken die ook meer bescherming krijgen zijn de sterke merken. Dat zijn merken met – zoals al veel genoemd – veel onderscheidend vermogen. Als je een sterk merk hebt, kun je de concurrentie meer verbieden. Waarom worden sterke merken meer beschermd dan zwakke merken – merken met weinig onderscheidingskracht? Omdat een sterk merk eerder herkend zal worden door het publiek. Het publiek zal dus eerder in verwarring raken, als een concurrent een teken gebruikt dat op het sterke merk lijkt.

U weet nu dat een merk een onderscheidingskracht van zichzelf kan hebben, maar dat het merk ook sterker wordt door de grotere bekendheid. En dat het merk zwakker wordt als het steeds meer als soortnaam gebruikt gaat worden. Neem het gebruik van merknaam ‘Pampers’ als soortnaam voor luiers, waardoor de merknaam zwakker is geworden. 

Tip: bedenk een merknaam die zo weinig mogelijk zegt over het product en ver van concurrerende merknamen vandaan blijft. Die zal meer onderscheidend vermogen hebben. Het vergroot de kracht van het merk door het consequent en opvallend te gebruiken en door reclame.

Domeinnamen en merkrecht

Als je een merkrecht hebt op een woord, dan kun je onder bepaalde voorwaarden verbieden dat iemand dat woord als domeinnaam op internet gebruikt. Wat dat betreft is er geen verschil met andere vormen van inbreuk. 

Tot zover de basis van het merkrecht. Wij adviseren altijd om een merkgemachtigde of IE-jurist u te laten adviseren als u overgaat tot een merkregistratie. Een overzicht van merkenbureaus vind u hier.

Tot zover de basis van merkrecht, lees ook onze andere artikelen en tips voor naamgeving van uw merk.